Твердження, що сьогодні домен стоїть в одному ряду з товарним знаком (по суті став онлайн-брендом), можна прийняти за аксіому. Однак аксіому - тільки для галузі і ніяк не зафіксовану законодавчо: правовий режим доменного імені досі не позначений в російському ГК. На відміну від правового режиму того ж товарного знака.
В результаті, в судових спорах між власником товарного знака з одного боку та адміністратором домену - з іншого (за право володіння тим чи іншим доменним ім'ям), пріоритет віддається саме власнику виключних прав - більше 80% доменних спорів вирішуються в їх користь. Однак 20% все ж залишаються за доменами і їх власниками. Так яке ж співвідношення домену і товарного знака, хто головніший і хто / які обставини це вирішують?
Відповідь на це питання нижче - в статті професійного юриста, вивчила матеріали російської судової практики.
При розгляді справ суди змушені самостійно давати визначення домену.
Так, в одному з рішень суду зазначив: «... в свою чергу, основною функцією доменного імені є перетворення адрес IP, виражених у вигляді певних цифр, в унікальне символьне ім'я, що полегшує пошук в мережі Інтернет» ( Рішення по справі № А40-138884 / 2013 від 4 березня 2014 року, Арбітражний суд м Москви ).
В іншому рішенні суд вказав, що «... з огляду на положення п. 15 ст. 2 від 27.07.2006 № 149-ФЗ «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації», що визначило поняття доменного імені як позначення символами, призначене для адресації сайтів в мережі «Інтернет» з метою забезпечення доступу до інформації, розміщеної в мережі «Інтернет », суд прийшов до висновку, що домен не є річчю або засобом індивідуалізації, не має власників» (див. Постанова по справі № А40-169281 / 2013 від 26 вересня 2014 року, 9-й Арбітражний апеляційний суд ).
У свою чергу, товарний знак в ст. 1 477 ГК РФ визначається, як засіб індивідуалізації товарів юридичних осіб або індивідуальних підприємців. Для виникнення прав на товарний знак необхідна відповідна реєстрація.
2.
З огляду на, що товарний знак є об'єктом виняткових прав, реєстрація доменного імені, схожого з товарним знаком, визнається порушенням виключних прав.
Так, суди зазначають, що «... в силу пункту 2 статті 1484 Цивільного кодексу Російської Федерації виняткове право на товарний знак може бути здійснено для індивідуалізації товарів, робіт або послуг, щодо яких товарний знак зареєстрований, зокрема, шляхом розміщення товарного знака на товари , в тому числі на етикетках, упаковках товарів, які виробляються, пропонуються до продажу, продаються, демонструються на виставках і ярмарках або іншим чином вводяться в цивільний оборот на території Російської Федерації, або зберігаються або перевозяться з цією метою, або ввозяться на територію Російської Федерації; при виконанні робіт, наданні послуг; на документації, пов'язаної з введенням товарів в цивільний оборот; в пропозиціях про продаж товарів, про виконання робіт, надання послуг, а також в оголошеннях, на вивісках і в рекламі; в мережі «Інтернет», в тому числі в доменному імені і при інших способах адресації »(див. Рішення по справі № СИП-416/2013 від 11 квітня 2014 року, Суд з інтелектуальних прав ).
Таким чином, використання доменного імені, під яким слід розуміти дії по реєстрації і безпосереднього використання доменного імені (адміністрування, делегування та інші дії), тотожного або схожого до ступеня змішування з товарним знаком, є порушенням виключного права на товарний знак чи інший засіб індивідуалізації юридичних осіб , товарів, робіт або послуг (за умови, що власник доменного імені та товарного знака - різні особи). В результаті потерпіла сторона може пред'явити позов «порушникові» - так виникає доменний спір.
3.
Для вирішення спору мають значення наступні факти:
А. Тотожність товарного знака та доменного імені (по фонетичному, графічному, семантичному ознаками). Це може бути як повним збігом, так і схожістю до ступеня змішання (тобто якщо домен асоціюється з товарним знаком у цілому, не дивлячись на їх окремі відмінності). Важливо відзначити, що схожість може бути встановлена і тоді, коли доменне ім'я являє лише частина товарного знака (і навпаки). Наприклад, встановлено подібність товарного знака «MIRAX» і домена miraxa.net.ru ( Рішення АС м Москви від 6 жовтня 2011 року по справі № А40-40473 / 2011 ) Або схожість товарного знака «SAMSUNG» і доменного імені samsungkies2. ru ( Рішення СІП по справі № А56-8524 / 2014 від 10 грудня 2014 року ).
Б. Види діяльності власника домену та товарного знака (перетинається дана діяльність). Оцінка однорідності товарів або послуг по даній категорії спорів є обов'язковим, оскільки саме розміщення позначення, схожого до ступеня змішування (тотожного) з позначенням, щодо якої надана правова охорона товарним знаком, на товар, запропонованому до продажу (введеним в цивільний оборот), являє собою порушення прав на товарний знак. Згідно п. 13 Інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 13 грудня 2007 року № 122 питання про подібність до ступеня змішання позначень є питанням факту і за загальним правилом може бути вирішений судом без призначення експертизи.
В. Що зареєстровано раніше - домен або товарний знак. Треба відзначити, що практика вирішення таких спорів до сих пір неоднозначна. У 2009 році Президія ВАС РФ погодився з тим, що факт реєстрації спірного доменного імені раніше реєстрації права позивача на товарні знаки і раніше виникнення пріоритету на них в силу подп. 3 п.9 ст.1483 ЦК РФ є підставою для прийняття судом рішення про відмову в позові про захист прав на товарний знак. Так, в постанові Президії ВАС РФ від 8 грудня 2009 року у справі №9833 йдеться: в разі, якщо доменне ім'я зареєстровано раніше реєстрації прав позивача на товарні знаки і раніше виникнення пріоритету на них, то в захисті прав на товарні знаки (в тому числі у стягненні компенсації) позивачеві може бути відмовлено, навіть якщо реєстрація товарних знаків не оскаржені і надання правової охорони товарного знака не визнано недійсним у встановленому законом порядку.
Однак пізніше, в тому числі, з огляду на правову природу доменного імені, суди стали вказувати, що дата реєстрації доменного імені не має істотного значення. Сам по собі той факт, що доменне ім'я зареєстровано раніше товарного знака не може позбавляти правовласника прав на захист товарного знака (див. рішення у справі № А40-74313 / 2013 від 29 квітня 2014года, АС м Москви ).
І все ж, на загальну думку, дата реєстрації є важливим моментом для визначення ступеня вини і відповідальності за порушення виняткових прав.
Г. Наявність законних самостійних прав на використання доменного імені. Наприклад, власник доменного імені має компанію з однойменною фірмовою назвою або є зв'язок з іншим засобом індивідуалізації. Так, в одній із справ суд, відмовляючи в задоволенні вимоги власника товарного знака, вказав: «... Відповідне доменне ім'я реально використовується відповідачем у своїй підприємницькій діяльності і пов'язано з його фірмовим найменуванням, що підтверджується матеріалами справи і не було оскаржено сторонами в ході судового розгляду. Само по собі обставина того, що відповідач не оскаржив реєстрацію товарного знака, не означає, що у нього немає законних прав та інтересів щодо належного йому доменного імені »(див. Постанова по справі № А60-38763 / 2013 від 20 червня 2014 року, 17-й ААС ).
Д. Поведінка власника доменного імені та використання сайту. Наприклад, негативним моментом, що тягне наслідки, буде пропозиція з боку власника доменного імені продати домен власнику товарного знака (до уваги братиметься і пропонована вартість). Таку пропозицію може бути зроблено і шляхом розміщення інформації на самому сайті.
Нижче ми наводимо всі мають значення факти і ступінь їх важливості для розв'язання доменного спору:
Як видно, вирішальним у суперечці є збіг (змішання) товарного знака та доменного імені.
4.
Якщо судом встановлено, що доменне ім'я порушує права на товарний знак, порушника може очікувати:
А. Компенсація. Відповідно до пункту 4 статті 1515 ЦК РФ правовласник вправі вимагати за своїм вибором від порушника замість відшкодування збитків виплати компенсації:
- в розмірі від 10 тисяч до 5 мільйонів рублів, що визначається за розсудом суду виходячи з характеру порушення;
- в двократному розмірі вартості товарів, на яких незаконно розміщений товарний знак, або в двократному розмірі вартості права використання товарного знака, яка визначається виходячи з ціни, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за правомірне використання товарного знака.
Розмір компенсації визначається судом виходячи з конкретних обставин справи, в тому числі, з урахуванням характеру порушення, терміну незаконного використання, можливих збитків (пункт 14 Інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 13 грудня 2007 року № 122 «Огляд практики розгляду арбітражними судами справ , пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність »).
При визначенні розміру компенсації суд, враховуючи, зокрема, характер допущеного порушення, термін незаконного використання результату інтелектуальної діяльності, ступінь вини порушника, наявність раніше вчинених особою порушень виключного права даного правовласника, ймовірні збитки правовласника, приймає рішення виходячи з принципів розумності та справедливості, а також пропорційності компенсації наслідків порушення.
Б. Заборона на використання і припинення прав на адміністрування доменного імені.
В. Безоплатна передача прав на доменне ім'я правовласнику.
Г. Публікація рішення суду в періодичному виданні Федеральної служби з інтелектуальної власності.
5.
З огляду на можливі несприятливі наслідки, має сенс перед реєстрацією доменного імені провести пошук на збіг з уже зареєстрованими товарними знаками. І якщо збігів, не знайдено, варто самостійно подати на реєстрацію і зареєструвати товарний знак.
Людмила Харитонова
керуючий партнер юридичної компанії «Зарцин і партнери»
